Protégez-vous des risques juridiques liés aux noms de domaine. Jean-François Poussard

Bonjour, je suis François Tréca. Aujourd’hui, je reçois Jean-François Poussard pour qu’il nous parle des risques juridiques liés aux noms de domaine. Vu son parcours et ses nombreuses compétences, j’ai pensé qu’il serait le mieux placé pour nous parler de ce sujet.

Voici son interview en vidéo, cliquez sur « Lecture » pour la démarrer. Si, comme moi, vous préférez lire un résumé complet, une version textuelle est disponible juste en dessous 🙂

Alors, Jean-François pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?

Bonjour, je m’appelle Jean François Poussard et je suis le dirigeant fondateur de SolidNames. J’évolue dans le secteur des noms de domaine depuis 2004. Nous avons créé cette société en 2016 avec mon associé Anthony Don. Nous travaillons sur la protection des marques et des noms de domaine sur internet. Nous proposons une solution de surveillance des noms de domaine à destination des marques. Cela leur permet d’être averties dès que quelqu’un enregistre un nom de domaine qui reprend leur marque.

La société est basée à Bordeaux et compte aujourd’hui 6 collaborateurs.

Tu es donc sans aucun doute le mieux placé pour nous parler du risque juridique puisque tu baignes dedans à longueur de journée 🙂

Si je fais appel à toi aujourd’hui, c’est dans le cadre de la plateforme Domaine Express. Cette plateforme proposera d’acheter des sites clés en main. Je souhaite donc connaître les risques encourus si je prends certains noms de domaine qui ressemblent à des marques ou produits enregistrés.

Les problématiques auxquelles on répondra au cours de cet entretien sont :

• Est-ce que j’ai le droit de prendre ces noms de domaine ?
• Quels sont les détails auxquels il faut faire attention ?
• Quels sont les risques encourus si je marche sur les plates bandes d’une marque ?

Il y a beaucoup de protections et ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Mais tout d’abord, pour que les choses soient claires, commençons par voir ensemble ce qu’est une marque.

Qu’est ce qu’une marque ?

Une marque c’est un titre de propriété industrielle qui s’enregistre à l’INPI pour une durée de 10 ans renouvelable (tant que tu renouvelles ta marque, elle est à toi) :

• Elle doit remplir 4 critères.
• Elle s’apprécie au regard des principes de spécialité et de territorialité.

Les 4 critères à regrouper pour enregistrer une marque

Il faut savoir que l’on ne peut pas enregistrer n’importe quelle marque. Pour pouvoir enregistrer et être titulaire d’une marque il faut réunir 4 critères :

• Il ne faut pas que la marque soit déceptive (elle ne doit pas chercher à tromper le consommateur).
• Il ne faut pas qu’elle soit contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
• Il faut qu’elle soit distinctive.
• Le nom ne doit pas déjà exister.

De plus, une marque s’apprécie selon un principe de spécialité et de territorialité.

L’appréciation de la marque au regard des principes de spécialité et de territorialité

Le principe de spécialité

Lorsqu’une marque est enregistrée, elle l’est pour une ou plusieurs classes de produits et services. Ce qui signifie que si une marque existe déjà, il faut regarder pour quelles classes elle est protégée. Si elles sont différentes de ce que vous proposez, il y a alors une possibilité pour que les deux marques coexistent.

Par exemple : Il y a deux marques « Mont-Blanc », l’une propose des stylos et l’autre des crèmes dessert.

Vous avez également Polo, qui est une voiture de Volkswagen ou un vêtement.

En résumé, ce n’est pas parce que c’est enregistré que vous ne pouvez pas l’utiliser. A condition de proposer des produits et services différents.

Le principe de territorialité

Il concerne l’influence territoriale d’une marque. Une marque française est protégée en France mais pour être protégée dans d’autres pays il faut qu’elle soit enregistrée dans les autres pays.

C’est important de connaître ces critères et ces principes. Ils permettent de revendiquer ses droits de marques en cas de litige. Après clairement, de manière générale, il faut éviter d’enregistrer des marques de grande renommée. Il faut savoir apprécier le risque.

Alors justement, qu’est-ce que je risque concrètement ? Rendre mon nom de domaine, payer une amende, aller en prison… ?

Quels sont les risques encourus ?

Alors, prison on touche du bois, normalement non 😂

En revanche, en matière de risques, il faut distinguer la procédure judiciaire de la procédure extrajudiciaire.

La procédure judiciaire

Là, le risque de peines et amendes existe. Par exemple, en 2016, une société a été condamnée à payer une amende de 15.000 € ! La société « les vents du nord » (instruments de musique) n’avait pas renouvelé son nom de domaine. Ce nom de domaine avait du jus, donc forcément quelqu’un l’a repris. Or, il se trouve que ce quelqu’un était un concurrent qui était dans la même ville à 700 mètres. Les « les vents du nord » ont donc attaqué leur concurrent et ont gagné car la situation créait une confusion entre les deux sociétés.

La procédure extrajudiciaire

La grande majorité des litiges se règlent via une procédure extrajudiciaire, c’est à dire sans intervention de la justice. Il en existe 2 principales :

• L’UDRP, pour les noms de domaine en .com et .net
• SYRELI, pour les noms de domaine en .fr

L’uniform Disput Resolution Policies (UDRP)

Cette procédure dépend de l’OMPI et gère les litiges en .com, .net et autres extensions génériques.

Les 3 critères nécessaires pour engager l’action

Pour activer cette procédure, une marque doit regrouper 3 critères cumulatifs :

• Le NDD doit être identique ou similaire au point de créer une confusion avec une marque enregistrée. « treca-group.com » pourrait par exemple prêter à confusion avec ton blog « francois-treca.com »
• Le défendeur ne doit avoir aucun intérêt légitime. Si tu fais ton blog avec le mot « treca » (qui est aussi une marque de matelas) ton intérêt est légitime puisque c’est ton nom de famille.
• Prouver que le ndd est enregistré de mauvaise foi. Cybersquatting, atteinte à l’e-réputation…

A noter : La procédure est contradictoire, ce qui signifie que la marque qui attaque doit réunir ces 3 critères mais que le défendeur peut y répondre et contrecarrer les arguments.

Les frais nécessaires à l’action

Il faut payer 1.500$ pour engager la procédure. En plus de ça, il faut ajouter les frais de représentation (avocat ou conseil). Finalement, une marque potentiellement victime dépense déjà 3000 $ à fonds perdus.

De plus, sa seule récompense, si elle gagne, sera seulement de récupérer le ndd. En somme, c’est plutôt cybersquatteur friendly puisqu’il perd seulement les 10 € de ses frais d’enregistrement de domaine.

Alors, tu peux utiliser cette procédure en .com mais pour un .fr je conseille plutôt d’agir en SYRELI.

La procédure SYRELI de l’AFNIC

Cette procédure reprend les mêmes critères que la précédente mais ne coûte que 250 €. Si tu gagnes, tu es remboursé de 150 €. Il faut également rajouter les honoraires de ton représentant. Le droit d’entrée pour un .fr est donc nettement moins élevé et beaucoup de personnes favorisent cette procédure.

Donc, si je résume, le risque est assez faible en procédure extrajudiciaire ? A part perdre le nom de domaine ou prendre un recommandé…

Oui, après je recommande d’éviter parce qu’en cas de poursuites judiciaires ça peut faire une grosse amende. Après tout dépend de ta sensibilité au risque. Mais certains sont moins sensibles et continuent d’exploiter jusqu’à ce qu’il y ait action.

Toujours est-il que pour ceux qui veulent éviter les problèmes des outils gratuits existent.

Les outils pour éviter les litiges

On trouve 3 outils principaux mais il y en a en réalité plus :

• Le site de l’INPI (inpi.fr) : il permet de vérifier les marques enregistrées et leurs classes de produits et services.
• TMview (tmdn.org) : l’outil compile les bases de données et te permet de voir où sont enregistrées les marques.
• Internet en général : des sites tels que Société.com, etc…

Est-il possible de protéger un nom générique ?

Il y a un point sur lequel la jurisprudence est claire, c’est qu’il n’y a pas de protection juridique pour des noms descriptifs ou génériques.

Par exemple : Le site « mariage-en-corse.com » a attaqué « mariageS-en-corse.com ». La Cour d’appel de Bastia a rendu une décision selon laquelle il n’y avait pas de protection juridique pour les noms descriptifs.

Ah mais zut ! Moi j’allais justement te proposer l’étude de noms génériques…

Non mais après il faut voir, tu peux avoir des mots du dictionnaire qui sont des noms de marques :

• Orange
• Petit bateau
• Police
• etc…

Donc c’est possible d’avoir des litiges sur des noms génériques. A ce moment-là on évalue l’intérêt légitime.

Par exemple : J’enregistre petit-bateau.org parce que je construis des bateaux miniatures, peut être qu’un expert retiendra mon intérêt légitime.

Est ce que récupérer du PageRank pour le transmettre à un Money-Site peut être un intérêt légitime ?

Pour moi oui mais après il faut voir pour quel type de site. Concrètement, sur des procédures extrajudiciaires, il peut arriver que des marques essaient de racheter le nom et qu’en face il y ait des domainers qui se défendent avec force et qui arrivent à prouver qu’ils ont un intérêt légitime puisque c’est leur métier.

Par exemple : Un fleuriste au Danemark qui s’appelle « Queen » voulait récupérer queen.com. Or le domaine appartenait à un domainer. Ce dernier s’est fait attaquer parce qu’il ne voulait pas vendre et l’expert lui a donné raison.

Bon là c’est cool, on a fait le tour des questions théoriques. Voyons maintenant ce que ça donne dans la pratique.

On parlait de petit bateau, c’est un peu dans le même esprit. On sait que certains mots clés tels que “coin”, “esprit”, “planète” sont réputés pour poser problème. Par exemple :

• Le Bon Coin attaquait tout ce qui contenait “coin”
• Canal plus attaquait les marques qui contenaient “planète”.
• La marque Esprit qui attaquait tout ce qui contenait “esprit”...

Est-ce que c’est vraiment à eux ? Est-ce que leurs actions sont légitimes ?

Alors, ce qu’il faut surtout essayer de comprendre pour répondre c’est : pourquoi les marques attaquent.

Pourquoi une marque attaque ?

Déjà, pour qu’une marque attaque, il faut qu’elle soit avertie qu’on utilise son nom. C’est la solution que nous vendons chez Solidnames.

En cas d’attaque, la réaction à avoir dépendra principalement de ta sensibilité au risque. En gros, ça dépend de l’impact psychologique que produit sur toi un recommandé et un risque de litige juridique. Juridiquement parlant, ça dépend surtout des droits revendiqués par la marque.

Par exemple : Esprit est une marque protégée pour les vêtements. Si je prends « esprit » pour une marque de bougies servant à appeler les esprits, j’ai un intérêt légitime à prendre cette marque. Donc si la marque de vêtement n’a pas été enregistrée pour la classe de produits que je propose (les bougies) alors je pourrais me défendre.

Sur le fond, ce type de démarche de la part des marques est un peu abusif non ? Par exemple Canal Plus qui avait attaqué une association de défense de l’environnement qui utilisait le terme “planète”.

Oui, mais ce qu’il faut comprendre c’est que lorsqu’une marque attaque, c’est pour défendre son caractère distinctif et éviter qu’elle devienne un terme générique.

Par exemple : Vente privée (avant son changement de nom en « VeePee ») attaquait tout ce qui contenait « vente privée » pour défendre sa marque. Mais c’était compliqué et c’est peut être en partie pour ça qu’ils ont changé de nom.

Regarde « pédalo », ils n’ont pas défendu leur marque et c’est devenu un terme générique. S’ils l’avaient défendue, ils toucheraient aujourd’hui des droits pour l’utilisation de ce mot. C’est pour ça que Zapata défend le terme « flyboard ».

Ok, je vois. Alors, je vais te présenter certains cas et tu me diras ce que tu en penses et si on peut y aller où pas.

Cas pratiques

1^er cas pratique : bebe-parents.fr

Je veux réserver bébé-parents.fr. Est-ce que le magazine Parents peut m’attaquer ? Moi, je pense que oui parce que le sujet est le même.

Alors, le premier truc à faire est de vérifier leurs droits antérieurs. Donc il faut voir si c’est juste un titre de magazine ou s’ils ont une marque enregistrée.

Là, on est sur un nom générique. Donc à moins de vendre des abonnements de magazine pour les parents, il y a peu de risques. Si tu as un usage générique sur les problématiques des parents, je pense que l’intérêt est légitime.

2^ème cas pratique : chat-passion.fr

Je veux réserver chat-passion.fr, il existe un e-commerce canadien passion-chat. Est-ce-qu’ils peuvent exiger de récupérer mon nom de domaine ?

Alors là, c’est le principe de territorialité qui entre en jeu. Il faut vérifier si sa marque n’est protégée qu’au Canada ou si elle l’est à l’international. S’ils ne sont pas enregistrés et ne vendent pas en France alors c’est compliqué à défendre pour eux. De plus, ça reste un nom très générique donc le risque juridique est faible.

3^ème cas pratique : chien-joyeux.fr

Je veux réserver chien-joyeux.fr mais il existe déjà chien-joyeux.com ? Si l’on s’en réfère à ton exemple mariage-en-corse a priori il n’y a pas trop de risques.

Normalement non. Après il faut voir s’il y a une marque ou pas. La justice a plusieurs fois décidé qu’un ndd activé pouvait créer une antériorité juridique sur le nom de domaine.

Pour illustrer : “Le bon coup” a enregistré un ndd qui s’appelait “le bon coup” et qui était un site de rencontre. Un tiers a enregistré la marque après mais le premier a créé une antériorité juridique. Parce qu’on est sur le même secteur. Si “le bon coup” concernait des cartouches de fusil pour chasseurs, le secteur n’aurait pas été le même et il n’y aurait pas eu de conflit.

Sur « chien joyeux » il faut donc voir ce qui va être fait. Par exemple, si les deux traitent de croquettes pour chien ça peut être risqué.

Ce que je recommande quand vous lancez une activité c’est de réserver un nom de domaine et de l’activer en plaçant un site dessus. Attention, il faut vraiment l’activer pour créer une antériorité, la page d’attente d’OVH ne fera pas l’affaire. Dans le même temps, déposez votre marque à l’INPI pour vos produits et services. Sachez que l’INPI prend 6 mois pour fournir le certificat, donc c’est une forme de protection.

4^ème cas pratique : paris-zoom.fr

J’ai paris-zoom.fr et je sais que la ville de Paris est un peu sensible sur son nom de marque. Est-ce que je risque d’être attaqué par la ville de Paris ?

Il y a aussi Zoom la plateforme de visio. Là encore tu risques de prendre un recommandé ou deux. Tout dépend de l’activité.

Par exemple, si c’est du tourisme et qu’il n’y a pas de marque enregistrée c’est bon.

5^ème cas pratique : chien-calin.fr

Je veux réserver chien-calin.fr. Or, il existe une entreprise éponyme qui est radiée au RCS mais encore enregistrée à l’INSEE.

Il y a un risque mais tout dépend de l’activité que tu veux faire avec « chien câlin ».

6^ème cas pratique : alsace-expert.fr

Je veux alsace-expert.fr mais il existe une entreprise d’experts comptables qui s’appelle « Alsace expert pro ». Si je fais quelque chose orienté entreprise, ils pourront venir me chatouiller ?

Oui, il faut toujours rester vigilant. Si tu restes dans le domaine de l’entreprise et que ce sont des comptables, ils pourront venir t’embêter. Après si ça n’a rien à voir, par exemple si tu es expert en chien ou en production d’asperges en Alsace, tu peux tout à fait l’utiliser de façon légitime parce que tu es sur un terme générique.

Attention : Sachez qu’un avocat n’a pas le droit d’exploiter un nom de domaine générique. Si je suis avocat à Bordeaux et que je veux utiliser avocat-bordeaux.com, je n’ai pas le droit. C’est interdit par les règles de déontologie.

7^ème cas pratique : beaute-devoilee.fr

Il existe un livre dont le titre est « Beauté dévoilée ». Comme c’est un roman et que je veux faire un site sur la beauté, il ne peut pas venir m’embêter ?

Oui, a priori tant que c’est pas le même domaine, c’est bon.

8^ème cas pratique : jacques-toubon.fr

Quelqu’un a repris le nom Jacques Toubon pour un e-commerce. Est-ce que Jacques Toubon, l’homme politique, peut le poursuivre ?

A moins que ce soit un homonyme qui ait déposé le nom, il peut clairement le poursuivre. Les noms de personnalités sont protégés par l’INPI et il est donc facile de récupérer son nom.

Il y a cependant 2 exceptions :

• Le site de fan : il y a un intérêt légitime puisque tu es fan.
• La loi Toubon : il me semble que Jacques Toubon a fait une loi qui porte son nom. Si le site traite de la loi, ça pourrait passer. On a souvent le cas pour la loi Pinel.

9^ème cas pratique : sport-zen.fr

Je veux réserver sport-zen.fr et il existe une page Facebook active qui s’appelle « Sport zen ». Est-ce que le propriétaire de cette page peut dire, même s’il n’a pas déposé la marque, qu’il a une antériorité ?

Là encore, tout dépend de l’activité. Si on est sur la même activité, il y a un risque de confusion. Par contre, s’il font du yoga et que toi c’est des compléments alimentaires bio, il y a peu de risques de confusions.

Donc j’ai l’impression qu’à partir du moment où j’utilise un nom de façon régulière, que ce soit sur Facebook, sur un nom de domaine ou sur du papier, il y a une antériorité de marque ?

Oui, après ce que tu risques c’est par rapport à la distinctivité de ta marque.

Par exemple : Ton site « Domaine express », même si tu l’enregistres, que tu le déposes, que tu as ton certificat et tout, tu risques d’avoir quelqu’un qui fait mon-domaine-express. Là, toi tu vas dire « eh non, ça c’est moi » ! Mais le juge va te dire vous êtes tous les deux sur les noms de domaine ? C’est trop générique, donc vous devrez cohabiter.

Donc le générique est très intéressant en termes de référencement mais c’est compliqué à défendre juridiquement.

D’accord ! Tout est beaucoup plus clair maintenant. Merci Jean-François pour toutes ces explications 🙂.

Retrouvez Jean-François Poussard :

Sur Twitter : @jfpoussard

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